Em um crescimento contínuo em relação aos anos anteriores, o ano de 2022 totalizou cerca de 400 mil novos pedidos de registro de marcas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) . No entanto, grande parte destes pedidos não são concedidos pelo Instituto. Dentre outros motivos, parte dos indeferimentos ocorre devido ao impedimento legal para registro de marcas idênticas ou semelhantes a marcas previamente registradas perante o Instituto.
Veja abaixo o gráfico comparativo entre o número de pedidos de registro e concessões nos últimos três anos:
Existem casos, porém, que as marcas previamente registradas e impeditivas aos novos registros não são utilizadas pelo titular e estão sujeitas à extinção do registro concedido mediante requerimento de caducidade provido pelo INPI.
Para entender melhor os critérios para o pedido de caducidade e viabilizar o registro de uma nova marca ou garantir que a sua não seja extinta, confira abaixo o nosso Informa:
Quando pode ocorrer a extinção do registro da marca por caducidade?
O artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial (“LPI”) dispõe que o registro da marca caducará se, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, decorridos 5 anos da data de concessão do registro da marca, na data do requerimento:
1. O uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;
2. O uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos; ou
3. A marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original por mais de 5 anos consecutivos.
Diante do pedido de caducidade, caberá ao titular da marca se manifestar no prazo de 60 dias comprovando o uso da marca ou justificando o desuso por razões legítimas.
Quais são as novidades quanto à análise dos pedidos de caducidade pelo INPI?
O INPI publicou, no dia 28 de dezembro de 2022, a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022 (“Nota Técnica”) que altera a redação do Item 6.5 do Manual de Marcas em relação aos procedimentos de análise dos pedidos de caducidade de registros de marcas no Brasil. Dentre as alterações destacamos as seguintes:
1. Análise do “Legítimo Interesse” do Requerente.
2. Necessidade de Comprovação de Uso Público e Efetivo da Marca.
3. Meios de Prova.
A Nota Técnica manteve a previsão que serão aceitos todos os meios de prova admitidos em direito.
Houve também o acréscimo de novas previsões de meios de provas, como o uso da marca em:
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Imagens de produtos, embalagens e adesivos com data de fabricação ou validade dos produtos, fabricado pelo titular do registro, licenciado ou terceiro autorizado.
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Documento digitais comprovadamente enviados para clientes ou consumidores em potencial.
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Publicidade se em volume e periodicidade compatível com as características dos produtos/serviços assinalados.
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Sítios da Internet devidamente datados dentro do período de investigação para assinalar os produtos ou serviços.
Além disso, a Nota Técnica fornece esclarecimentos em determinados pontos do Manual de Marcas, tais como:
1. Período de investigação da caducidade.
A nova redação destaca que o exame do INPI será referente aos 5 anos anteriores à data do requerimento da caducidade, não sendo analisados os 5 primeiros anos, tampouco eventual período intermitente entre aos 5 primeiros anos do registro e os 5 anos anteriores ao requerimento da caducidade.
2. Alteração do caráter distintivo original.
O INPI levará em consideração o grau de modificação dos elementos distintivos do conjunto marcário. Portanto, será analisado o grau de modificação dos elementos da marca, incluindo a alteração fonética, visual e dos elementos figurativos que a compõe, como o acréscimo ou remoção de letras, formatos, termos ou figuras
3. Desuso por razões legítimas.
A Nota Técnica esclarece que serão consideradas como razões legítimas para a falta de uso da marca registrada os casos de força maior e circunstancias não imputáveis ao titular (e.g. impedimentos legais, como a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, a existência de processo de nulidade em andamento), não sendo aceitas como razões legítimas para o desuso aquelas que decorram de decisões de responsabilidade dos titulares da marca, como reestruturação dos negócios, crise financeira, disputa entre sócios, entre outras.
A nova redação do Manual de Marcas conferida pela Nota Técnica fornece maior segurança jurídica às decisões do INPI ao detalhar a análise dos pedidos de caducidade pelo Instituto e garante ao titular clareza no procedimento adotado.
A equipe de Propriedade Intelectual do Cescon Barrieu está à disposição para esclarecimentos adicionais e para assessorá-los no âmbito da regulação de proteção das marcas da sua empresa.
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