O pedido de registro do solado vermelho do Loubotin como marca de posição
Um dos casos mais conhecidos em matéria de propriedade intelectual ganhou um novo contorno na esfera administrativa. A grife francesa Christian Louboutin, teve o pedido de registro para o reconhecimento do seu icônico solado vermelho como marca de posição negado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI“).
As marcas de posição foram regulamentadas pelo INPI em 13 de setembro de 2021 por meio Portaria INPI nº 37 (“Portaria“), que dispõe sobre a sua registrabilidade. A Portaria determinou que será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins. A marca de posição deve ser formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte e a aplicação do sinal na referida posição deve ser dissociada de efeito técnico ou funcional.
Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca são analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido. No caso em questão o examinador entendeu pela ausência de distintividade do solado vermelho da grife francesa, considerando não serem cores registráveis como marca, salvo se dispostas de modo peculiar e distintivo. Porém, o titular do icônico solado vermelho ainda poderá recorrer na esfera administrativa e buscar a concessão do registro pela via judicial.
A decisão é contraria à decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a sola vermelha em sapatos de salto alto como característica distintiva dos produtos de Christian Louboutin. A decisão em questão condenou a marca brasileira Bruna Silverio por utilizar o solado vermelho em calçados similares, considerando tal prática como violação ao trade dress da empresa francesa. A desembargadora do caso ressaltou em sua decisão que em um mercado especializado como o da moda, há traços empregados pelos diferentes estilistas em suas obras que, com o correr do tempo, passam a ser sinônimos da própria marca, como cortes de tecidos, usos de estilos e, no caso em questão, a sola vermelha dos sapatos.
Considerando a recente regulação e adaptação dos sistemas do INPI para a análise das marcas de posição, as decisões iniciais do órgão demonstram o entendimento que será adotado pelo Instituto nessas análises. Lembramos que o primeiro registro de marca de posição foi concedido recentemente para a Osklen, para a proteção dos três círculos posicionados na parte frontal do tênis e que caracterizam os produtos da marca brasileira.
A validade da marca “G Gradiente iPhone” e a disputa com a gigante do Vale do Silício
No início dos anos 2000, a IGB Eletrônica S.A. (“Gradiente“) protocolou perante o INPI o pedido de registro para a marca “G Gradiente iPhone”, sete anos antes do lançamento do smartphone e produtos da Apple Inc. (“Apple“) compostos por seu clássico prefixo “i”. Nesse cenário, o registro da marca em nome da Gradiente foi concedido pelo INPI em 2008, um ano após o lançamento do iPhone no Brasil.
A legislação brasileira de propriedade industrial adota o sistema “first-to-file”, em que se considera titular uma marca aquele que primeiro a deposita e obtém o registro perante o INPI. No entanto, caso a marca não seja utilizada, o seu registro pode estar sujeito à caducidade após 5 anos contados da data da sua concessão. Dessa forma, a Apple pleiteou judicialmente a nulidade do ato do INPI que negou provimento ao recurso interposto contra o indeferimento do pedido de caducidade da marca “G Gradiente Iphone”, iniciando a discussão judicial acerca da validade do registro da Gradiente no Brasil e da exclusividade do termo “iPhone”.
A demanda chegou Supremo Tribunal Federal (“STF“) e, no último dia 06 de junho, o Ministro Relator Dias Toffoli, abriu a sessão virtual do plenário referente ao caso da exclusividade do termo “iPhone” pela Apple. Ao contrário das decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região e Superior Tribunal de Justiça, o julgamento, já em sede de recurso extraordinário, que tramita no STF, obteve seu primeiro voto, dado pelo Ministro Relator, de forma favorável à Gradiente, destacando a ilegitimidade de “privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé, não atende aos referidos enunciados constitucionais”. Dias Toffoli completou ainda que qualquer registro no exterior não pode influenciar os registros no Brasil, conforme o princípio da territorialidade, que tem sua exceção nas marcas notoriamente conhecidas no exterior.
Ainda estão faltando os outros 10 ministros se pronunciarem sobre o caso, que será julgado em plenário virtual até dia 12 de junho, com repercussão geral, ou seja, o julgamento deixará consequências em todos os processos semelhantes, que estão aguardando o julgamento.
A equipe de Propriedade Intelectual do Cescon Barrieu está à disposição para assessorá-los no âmbito da regulação de proteção de marcas e demais ativos intangíveis.
